In questa pagina è disponibile un fac simile Word di lettera di diffida per contestare l’utilizzo non autorizzato di un marchio registrato. Il modello consente di indicare gli estremi della registrazione, descrivere l’uso contestato e chiedere la cessazione dell’impiego del segno, la rimozione dai materiali commerciali e un riscontro scritto.
Prima dell’invio è importante verificare che il marchio sia effettivamente protetto nel territorio interessato e che l’uso contestato rientri tra quelli che il titolare può vietare. Non ogni utilizzo di un marchio da parte di terzi costituisce infatti una contraffazione.
Fac Simile Lettera di Diffida Utilizzo Marchio Word
Il modello Word può essere modificato inserendo i dati del titolare, il numero di registrazione, l’ufficio presso il quale il marchio è registrato, i prodotti o servizi interessati, la condotta contestata e il termine entro il quale si richiede un riscontro.
Il testo contiene anche richieste di ritiro dei prodotti, distruzione del materiale, comunicazione dei volumi di vendita e sottoscrizione di un impegno a non reiterare la condotta. Queste richieste devono essere mantenute soltanto quando sono appropriate al caso concreto: la semplice spedizione della diffida non attribuisce automaticamente al mittente il diritto di imporre unilateralmente una penale, la distruzione dei beni o la consegna di dati commerciali.
Quando Utilizzare la Diffida per Uso del Marchio
La lettera può essere utilizzata quando il titolare di un marchio registrato rileva che un altro soggetto impiega, nell’attività economica, un segno che potrebbe violare il diritto di esclusiva conferito dalla registrazione. Può trattarsi, per esempio, dell’apposizione del segno su prodotti o confezioni, dell’utilizzo in pubblicità, su un sito internet, sui social network, in un’insegna o nell’offerta di prodotti e servizi.
L’articolo 20 del Codice della proprietà industriale riconosce al titolare del marchio registrato il diritto di vietare, in presenza dei presupposti previsti dalla norma, l’uso di segni identici o simili. La valutazione cambia a seconda dell’identità o somiglianza dei segni, dei prodotti o servizi interessati, del rischio di confusione e, per i marchi che godono di rinomanza, dell’eventuale vantaggio indebito o pregiudizio arrecato al marchio.
Il fac simile disponibile è costruito con riferimento a un marchio registrato. Se il segno non è registrato, la tutela può dipendere da presupposti diversi e non è opportuno utilizzare automaticamente una lettera che presenti la registrazione o l’articolo 20 come fondamento della contestazione.
Prima della Diffida Verificare che l’Uso Sia Davvero Contestabile
L’assenza di un’autorizzazione non significa, da sola, che ogni menzione o riproduzione del marchio sia illecita. Il Codice della proprietà industriale contempla limiti al diritto del titolare, tra cui alcuni usi descrittivi o necessari per identificare o fare riferimento ai prodotti o servizi del titolare, purché effettuati nel rispetto della correttezza professionale.
Occorre inoltre considerare il principio di esaurimento del diritto sul marchio. La rivendita di prodotti originali immessi nel mercato dello Spazio economico europeo dal titolare o con il suo consenso non può essere equiparata automaticamente alla vendita di prodotti contraffatti, salvo che ricorrano motivi legittimi che consentano al titolare di opporsi all’ulteriore commercializzazione.
Prima di formulare accuse di contraffazione è quindi opportuno verificare il titolo, il territorio protetto, i prodotti e servizi coperti, la natura dell’impiego contestato ed eventuali precedenti autorizzazioni o licenze. Gli estremi delle registrazioni possono essere controllati nelle banche dati ufficiali, tra cui la banca dati UIBM per i titoli italiani.
Se l’utilizzo è invece autorizzato e occorre semplicemente documentarne condizioni, durata e limiti, può essere più appropriato il fac simile di autorizzazione all’utilizzo di marchio e logo.
Come Compilare la Lettera
Una diffida efficace deve descrivere fatti concreti e verificabili. Prima di completare il modello è opportuno raccogliere almeno:
- nome o denominazione e recapiti del titolare del marchio;
- numero di domanda o registrazione e ufficio competente, per esempio UIBM o EUIPO;
- data di deposito o registrazione, quando pertinente;
- prodotti e servizi per i quali il marchio è protetto;
- segno utilizzato dal destinatario e modalità dell’utilizzo contestato;
- URL delle pagine, inserzioni o profili interessati;
- fotografie, screenshot, cataloghi, confezioni o altra documentazione utile;
- richieste che il destinatario è invitato a eseguire;
- termine richiesto per il riscontro.
Gli screenshot dovrebbero permettere di identificare pagina, contenuto e data della rilevazione. Nei casi economicamente rilevanti o nei quali esiste il rischio che le prove vengano rapidamente eliminate può essere opportuno valutare modalità di acquisizione e conservazione più robuste rispetto a un semplice screenshot.
Quale Termine Indicare nella Diffida
Non esiste un termine legale generale di 48 ore, 10 giorni o 15 giorni applicabile a tutte le diffide per utilizzo di marchio. Il termine deve essere scelto in relazione alla condotta contestata e alle attività concretamente richieste.
La rimozione di una singola inserzione online può richiedere tempi diversi rispetto al ritiro di prodotti distribuiti attraverso una rete commerciale. È quindi preferibile indicare una data o un numero di giorni ragionevole senza presentarlo come un termine imposto dalla legge.
Ritiro dei Prodotti, Distruzione e Richiesta dei Dati di Vendita
Il modello scaricabile contiene richieste incisive, tra cui l’interruzione della commercializzazione, il ritiro e la distruzione di materiali, la trasmissione dei dati sulle vendite e la sottoscrizione di un impegno corredato da penale.
Queste formulazioni non devono essere interpretate come conseguenze automatiche della ricezione della lettera. Il Codice della proprietà industriale disciplina specifici rimedi giudiziali contro la violazione dei diritti di proprietà industriale, mentre una diffida stragiudiziale esprime le richieste del mittente e può aprire una trattativa sulla cessazione della condotta.
Una penale inserita nella proposta di impegno non diventa vincolante per il destinatario semplicemente perché è indicata nella diffida. Se le parti raggiungono un accordo, l’obbligo di non reiterazione e l’eventuale penale possono essere formalizzati in un documento accettato da entrambe.
Risarcimento del Danno
L’articolo 125 del Codice della proprietà industriale contiene criteri specifici per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di un diritto di proprietà industriale. Possono assumere rilievo le conseguenze economiche negative subite dal titolare, il mancato guadagno, i benefici ottenuti dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, anche elementi non economici.
Quando il lucro cessante viene liquidato in forma globale, la norma prevede inoltre un importo non inferiore ai canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto corrispondere se avesse ottenuto una licenza. Il titolare può, alle condizioni previste dalla legge, chiedere anche la restituzione degli utili dell’autore della violazione.
La prosecuzione dell’utilizzo dopo la ricezione della diffida può assumere rilievo nella ricostruzione dei fatti, ma non determina automaticamente una maggiorazione predeterminata del risarcimento né una specifica sanzione privata.
Licenziatario e Soggetti Diversi dal Titolare
Quando la lettera non viene inviata direttamente dal titolare del marchio, occorre verificare con particolare attenzione il potere del mittente. L’articolo 122-bis del Codice della proprietà industriale disciplina la legittimazione del licenziatario all’azione giudiziaria per contraffazione.
In linea generale, fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare l’azione con il consenso del titolare. Il titolare di una licenza esclusiva può agire anche quando, dopo avere messo in mora il titolare, quest’ultimo non promuova l’azione entro termini appropriati. Questa disciplina riguarda la legittimazione all’azione e non rende automaticamente ogni licenziatario equivalente al titolare per qualsiasi iniziativa. Prima di firmare la diffida in qualità di licenziatario è quindi opportuno verificare il contratto di licenza e gli eventuali poteri conferiti.
Diffida e Segnalazione a Marketplace o Piattaforme
Se l’utilizzo contestato avviene su un marketplace, un social network o un’altra piattaforma online, la lettera diretta all’utilizzatore del marchio e la segnalazione alla piattaforma sono strumenti distinti. Può essere utile inviare la diffida al venditore e, separatamente, utilizzare la procedura prevista dal servizio per segnalare il contenuto o il prodotto.
L’articolo 16 del Regolamento (UE) 2022/2065, Digital Services Act, disciplina i meccanismi di segnalazione dei contenuti ritenuti illegali messi a disposizione dai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni. Una segnalazione sufficientemente precisa dovrebbe permettere di individuare il contenuto, spiegare perché viene considerato illecito e fornire le informazioni richieste dalla procedura.
Per una contestazione relativa a prodotti o inserzioni è quindi utile conservare gli URL esatti, gli identificativi delle offerte, gli screenshot e gli estremi del marchio. Non è invece necessario trasformare ogni normale lettera di diffida in una segnalazione DSA quando il destinatario è direttamente il soggetto che utilizza il marchio.
Come Inviare la Diffida
È opportuno utilizzare una modalità che consenta di dimostrare contenuto, invio e ricezione della comunicazione. In Italia possono essere utilizzate, a seconda del destinatario e delle circostanze, la PEC o la raccomandata con avviso di ricevimento. Per destinatari esteri è necessario scegliere una modalità adeguata al Paese e allo scopo della comunicazione.
Una diffida stragiudiziale non deve essere confusa con la notificazione formale di un atto giudiziario, per la quale possono applicarsi procedure internazionali specifiche.
Diffida e Prescrizione
La prescrizione non dovrebbe essere gestita assumendo che qualsiasi lettera produca automaticamente gli stessi effetti. Per il diritto al risarcimento derivante da fatto illecito l’articolo 2947 del Codice civile prevede in via generale un termine quinquennale, ferme le regole particolari previste quando il fatto costituisce reato e le questioni relative agli illeciti che si protraggono nel tempo.
Una comunicazione scritta può produrre effetti interruttivi quando contiene una richiesta sufficientemente chiara e inequivoca idonea a costituire in mora il destinatario. Se la conservazione di una pretesa risarcitoria dipende da una scadenza prossima, non è prudente affidarsi a una formula generica del fac simile senza verificare termini, contenuto della richiesta e modalità di ricezione.
Quando è Opportuno Adattare il Modello con Particolare Cautela
Il fac simile costituisce una base per una contestazione relativamente lineare relativa a un marchio registrato. Richiedono invece una valutazione più specifica i casi nei quali il segno contestato è soltanto simile, i prodotti o servizi non coincidono, viene invocata la rinomanza del marchio, esiste una precedente licenza, sono commercializzati prodotti originali, la contestazione riguarda importazioni parallele oppure vengono richiesti risarcimenti, rendiconti commerciali o provvedimenti cautelari.
La stessa cautela è opportuna prima di attribuire al destinatario condotte penalmente rilevanti. Le fattispecie penali in materia di contraffazione hanno propri presupposti e non coincidono con ogni possibile utilizzo non autorizzato di un marchio. La lettera dovrebbe quindi descrivere in modo preciso i fatti e formulare soltanto contestazioni sostenibili sulla base delle informazioni disponibili.